Due Diligence de propiedad intelectual

Due Diligence de propiedad intelectual

Due Diligence de propiedad intelectual

¿Realmente le pertenece esa idea? Antes de invertir podría necesitar la revisión de expertos para conocer realmente quién es el titular de un proyecto.

Durante el Renacimiento, las creaciones y expresiones artísticas surgían auspiciadas por grandes mecenas que se interesaban en las diferentes formas de manifestaciones creativas. Hoy, en un mercado activo de transferencia de tecnología, los ángeles inversionistas y las plataformas de crowdfunding se suman a la figura tradicional de mecenas para patrocinar startups.

Independientemente del sentido altruista con que se realice el patrocinio, los inversionistas deberían tomar la precaución de analizar en detalle los activos de los emprendedores con el fin de identificar los riesgos de la transacción. La propiedad intelectual (PI) es uno de los activos que debe estar sujeto a un Due Diligence antes de realizar la inversión.

Desde el punto de vista jurídico, un Due Diligence es un análisis que realiza un experto independiente del estado legal actual de un activo o conjunto de activos de una compañía, incluyendo la PI.

El objetivo de un Due Diligence legal de PI es verificar la titularidad, la vigencia y estado de protección de la PI al momento de rendir el informe, sin realizar juicios de valor sobre la idoneidad de la tecnología que se pretende adquirir.

Generalmente, los empresarios recurren a los Due Diligence cuando se van a realizar transacciones de compra o inversión de una compañía, una unidad de negocio o un activo específico, como una patente o una marca. No obstante, las compañías tendrían grandes beneficios si auditaran periódicamente su portafolio de ideas como parte de su política de gestión de propiedad intelectual.

El Due Diligence es importante para el inversionista pues le permite tener información actualizada sobre el estado de la PI, para identificar contingencias de la transacción y establecer una estrategia para mitigarlas. Por su parte, las startups se benefician del Due Diligence limitando su responsabilidad dentro de la transacción al revelar toda la información relevante para que el inversionista tome una decisión, como muestra de su buena fe durante la negociación.

El Due Diligence se debe adecuar a la naturaleza de la transacción y tipo de PI objeto de la misma. Por un lado, el análisis de los riesgos variaría si el inversionista pretende adquirir participación en la compañía, la propiedad de la misma o un activo particular. Por otro lado, es recomendable adaptar la metodología del Due Diligence de acuerdo con el tipo de PI bajo estudio, como patentes, signos distintivos, derechos de autor, diseños industriales, secretos industriales, entre otros.

No obstante lo anterior, existen ciertos elementos comunes a todos los Due Diligence de PI. En primer lugar, se deben identificar los activos de PI relevantes para la transacción. Si el inversionista pretende adquirir un activo particular, se deben identificar los derechos de PI asociados al mismo. Si el inversionista pretende adquirir una compañía o una unidad de negocio, se debe identificar la PI que ésta utiliza dentro de su actividad regular. Posteriormente, se debe establecer la titularidad la PI, verificando que su propiedad se haya consolidado en cabeza de la startup o que ésta haya adquirido las licencias y autorizaciones requeridas para su utilización. Dependiendo de la naturaleza de la transacción, se deberá verificar que la startup tenga la facultad de ceder al inversionista el derecho de explotar la PI que no es de su propiedad.

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Otro punto relevante dentro del Due Diligence es la vigencia y estado actual de los derechos de PI. Se debe tener en cuenta que los activos de PI requieren diferentes requisitos legales para establecer y mantener su protección. Por ejemplo, las marcas deben ser registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mientras que los derechos de autor surgen con la creación de la obra y su depósito ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor es voluntario. De igual forma, diferentes tipos de PI tienen diferentes términos de vigencia. Por ejemplo, las patentes se conceden por 20 años y el titular de una patente debe pagar a la SIC cuotas de mantenimiento anuales, mientras las marcas se conceden por 10 años pero el titular puede renovar su registro indefinidamente. El Due Diligence debe verificar que se hayan cumplido los requisitos legales para establecer y mantener vigentes los derechos de PI, así como identificar acciones que se deban realizar durante o después de la transacción para conservar la vigencia.

Sumado a lo anterior, durante el Due Diligence se debe establecer si la PI ha sido usada como garantía de obligaciones, ha sido objeto de licencias, embargos, infracciones, litigios o cualquier otra afectación que pueda limitar el ejercicio de los derechos. Esta información no solo es relevante para establecer la calidad de los derechos que recaen sobre la PI, también es de gran utilidad para avaluar la PI al momento de realizar una oferta y cerrar la transacción.

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados del Due Diligence de PI permiten que los inversionistas tengan mayor información sobre el valor y el riesgo asociados a los activos intangibles de una compañía. Por lo tanto, los Due Diligence son una herramienta útil que los inversionistas deben utilizar durante el proceso de negociación de la transacción.

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Cristina Narváez

Abogada, Magíster en Propiedad Intelectual de la George Washington University, Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes.