Protección de las marcas en línea

Protección de las marcas en línea

Protección de las marcas en línea

Las organizaciones deben tener en consideración una serie de buenas prácticas asociadas a la presencia digital de sus signos distintivos.

En la era digital las marcas son mucho más que un signo distintivo, pues desde las compañías transnacionales hasta los emprendedores las utilizan para transmitir conceptos de estilos de vida asociados a las experiencias de consumo. De esta manera, las decisiones sobre la estrategia de mercadeo no se toman de forma aislada, sino que integran elementos socioculturales de los consumidores y el mercado, incluyendo las redes sociales como medio clave para la difusión de la marca.

El Internet permite la comunicación y el acceso global a información de manera fácil, relativamente económica y a gran velocidad. Por esta razón, los empresarios deben tener en cuenta que cualquier campaña de publicidad o mercadeo en línea implica consideraciones legales de acuerdo con las normas aplicables en cada país. A continuación encontrarán unos puntos clave que se deben tener en cuenta con el fin de proteger las marcas en Colombia.


¿Cómo se protegen las marcas?

Como regla general, los derechos de propiedad industrial sobre la marcas se adquieren mediante el registro ante la Oficina de Marcas. Dado que estas se rigen por el principio de territorialidad, el registro se debe realizar ante la Oficina de Marcas de cada país en el que se tenga interés comercial. En Colombia, el registro de las marcas se debe realizar ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

No obstante, existen instrumentos jurídicos para facilitar el registro de las marcas en otros países. Por ejemplo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial concede el derecho de prioridad al solicitante de una marca en uno de los países que hayan ratificado el Convenio de París. Así, una vez solicitado el registro de una marca en un país perteneciente a la Unión de París, el solicitante tiene seis meses para reivindicar la misma fecha de la solicitud original en las solicitudes posteriores presentadas en otros países miembros. Por lo tanto, dichas solicitudes posteriores tendrían prioridad frente a otras solicitudes de registro de marcas presentadas por terceros dentro de estos seis meses. Adicionalmente, en virtud del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid), es posible proteger una marca en varios países miembros del Protocolo de Madrid con base en una solicitud o registro en el país de origen. Vale la pena tener en cuenta que la decisión de registrar la marca en otros países, debe ir de la mano con la estrategia comercial y de mercadeo que tenga la compañía.

Antes de solicitar el registro de la marca es de suma importancia realizar una búsqueda de antecedentes en cada país se que pretende su registro. De esta manera se pueden identificar contingencias que podrían obstaculizar el registro y establecer estrategias para superarlas. En este análisis de registrabilidad se debe tener en cuenta el carácter distintivo del signo, pues no es posible obtener derechos exclusivos sobre palabras o elementos descriptivos o genéricos, como los términos que designan cualidades o el nombre coloquial de los productos o servicios que pretenden identificar en el mercado. Así, se debe confirmar que el signo deseado sea capaz de identificar productos o servicios en el mercado, diferenciándolos de los disponibles en el mercado y asociándolos a un origen empresarial determinado.

Es recomendable que la marca se registre antes de usarla en el mercado con el fin de reducir el riesgo de infringir derechos de terceros y poder impedir que los competidores la usen sin autorización. A pesar de que el uso de un signo distintivo por regla general no confiere derechos marcarios, es posible que quien los explote en el mercado pueda demostrar que es titular de un nombre o una enseña comercial, que no requiere registro alguno para estar protegidos por las normas de propiedad industrial.


¿Cómo mantener la vigencia de las marcas?

Para mantener la vigencia de los derechos de propiedad intelectual sobre las marcas es necesario renovar el registro periódicamente. En Colombia,el registro marcario se debe renovar cada 10 años.

A pesar de que en Colombia no se requiere prueba de uso para renovar el registro marcario, los empresarios deben utilizar las marcas de manera seria, real y efectiva con el fin de evitar que terceros cancelen el registro marcario. La cancelación de una marca puede darse por dos razones principales. Por un lado, será cancelada si el titular no puede probar su uso consecutivo durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación. Por otro lado, una marca será cancelada si se comprueba que ha perdido su carácter distintivo, es decir que se ha convertido en una expresión coloquial y no tiene la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado.

Con el fin de prevenir la cancelación de los registros marcarios es aconsejable que los titulares acojan buenas prácticas en el uso de las marcas. Así, se debe (i) llevar un registro de las ventas y cotizaciones de los productos o servicios de manera que figure la marca que los identifica, (ii) utilizar la marca tal como fue registrada en todos los bienes y momentos en los que despliegue, de manera que el uso sea consistente y homogéneo, o solicitar nuevos registros de marcas cuando se deba cambiar sustancialmente su diseño; (iii) utilizar la marca como un adjetivo del nombre del producto o servicio sin ponerlas en plural o convertirlas en verbos, por ejemplo se debe hacer referencia al motor de búsqueda Google evitando utilizar términos como googlear o referirse a las galletas Oreo evitando usar la marca en plural como Oreos; (iv) incluir el signo ® para indicar que la marca ha sido registrada y los derechos están vigentes; (v) cuando se haga referencia a la marca, ésta debe destacarse del resto del texto utilizando letras mayúsculas, cursivas o negritas. Estas buenas prácticas de uso de las marcas se deberían consignar en una política de derechos de propiedad intelectual, la cual debe estar disponible en la página web para cualquier persona interesada en hacer una referencia a la marca.

Seguir las buenas prácticas de uso de marcas cobra mayor importancia en las redes sociales y el ámbito digital, pues es común que las páginas web y las fan page tengan un alcance internacional, sean creadas y gestionadas por terceros ajenos a la compañía y los usuarios incluyan la marca dentro de sus contenidos. De esta manera, los titulares de las marcas se enfrentan al reto de mantener la consistencia y homogeneidad en su uso, mientras mantienen una relación interactiva con los usuarios. Sumándole la complejidad de las infracciones que pueden surgir de la inclusión no autorizada de las marcas en los nombres de dominio, práctica llamada ciberocupación.

Teniendo en cuenta lo anterior, los empresarios y emprendedores deben estar alerta a la manera en que sus competidores, los consumidores e incluso el equipo publicidad y mercadeo usan sus marcas. Mantener una vigilancia activa implica tener una clara política de protección marcaria que integre mecanismos judiciales y extrajudiciales. Por ejemplo, se debe implementar un mecanismo para asegurar que el equipo de publicidad y mercadeo acate la política de uso de marcas, utilizar herramientas de búsqueda en línea para identificar usos no autorizados en Internet, enviar cartas de reclamo solicitando el cese del uso no autorizado de las mismas, acudir a los mecanismos de la ICANN en materia de conflictos entre nombres comerciales y marcas, presentar demandas por infracción, entre otras medidas. Una actitud pasiva y negligente frente a la defensa de las marcas podría interpretarse como un desinterés en la protección de las mismas, lo cual podría ser usado en contra del titular en eventuales procesos de cancelación de registros marcarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, nunca fue tan necesario lograr una verdadera sinergia entre el departamento legal y el equipo de publicidad y mercadeo. Para lograr un trabajo en equipo, deben mantener una comunicación fluida que permita a los abogados planear con anticipación la estrategia de protección y mantenimiento de los derechos marcarios, entendiendo los intereses comerciales implicados en las campañas de publicidad y mercadeo.

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Cristina Narváez

Abogada, Magíster en Propiedad Intelectual de la George Washington University, Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes.